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方法專利侵權訴訟的舉證責任分配
時間:2015年02月10日信息來源:本站原創點擊:
【作者】 劉紅兵 盧山 【作者單位】 南京市中級人民法院

一、基本案情
  原告朱某、顧某、海門市某化工廠于2000年1月3日向國家知識產權局申請“2.5—雙(1‘—氨基—2’—蒽基)—1.3.4—惡二唑還原紅生產方法”的發明專利,2002年7月24日獲得授權,專利號為ZLD0111410。2001年底,原告發現被告常熟市某染料化工廠公開銷售還原紅F3B,認為被告使用了其專利方法,遂訴至法院請求判令被告立即停止侵權行為,賠償經濟損失人民幣20萬元。原告在起訴的同時,申請法院對被告制造還原紅F3B的方法采取證據保全措施。法院在審查了原告提出的初步證據后,決定對被告生產還原紅F3B的車間進行現場勘驗。由于被告車間停工檢修,審判人員要求在場的被告負責人提交生產操作記錄,該負責人表示保管人出差了,需要等保管人回來后才能取到。根據審判人員指示,被告在開庭前向法院提交了常熟市染料化工二廠生產還原紅F3B的操作規程。另查明,1985年化學工業部染料工業科技情報中心站編制的《化工產品手冊》記載,還原紅F3B的生產廠有上海染料研究所(試制)、上海染化十廠和吉林染料廠。庭審中,被告辯稱:還原紅F3B不是新產品,其制造還原紅F3B的方法是常熟市第二染料化工廠提供的,與原告的專利方法不同。
  本案開庭以后,雙方當事人達成和解協議,但案件所折射的法律問題仍值得探討。
  二、法律分析
  本案被告是否使用了原告的專利方法生產還原紅F3B,是案件的關鍵事實。對于該事實的裁斷,直接涉及如何分配舉證責任的問題。雖然專利法規定對新產品制造方法實行舉證責任倒置原則,但對其適用的條件、新產品的認定以及非新產品方法專利權的有效保護等問題,在司法實踐中仍有爭議。本文結合這起案例試對這些問題作進一步的探討,供大家批評指正。
  (一)方法專利舉證責任分配的特殊性
  根據《民事訴訟法》第64條第(一)項規定,當事人對自己提出的主張有責任提供證據。最高人民法院《關于民事訴訟證據的若干規定》第2條規定,當事人對自己提出的訴訟請求所依據的事實或者反駁對方訴訟請求所依據的事實有責任提供證據加以證明。沒有證據或者證據不足以證明當事人的事實主張的,由負有舉證責任的當事人承擔不利后果。專利侵權訴訟屬于民事侵權訴訟的一種,應當適用民事侵權訴訟的一般規則。根據誰主張誰舉證的原則,提出侵權指控的專利權人或者利害關系人首先應當承擔舉證責任,提供證據證明以下事實:(1)是否擁有專利權以及專利權處于何種法律狀態;(2)被控侵權人何時何地實施了何種行為;(3)被控侵權技術內容是否落入專利權的保護范圍;(4)被控侵權人的實施行為出于生產經營的目的。
  方法專利是對加工方法、制造工藝、測試方法或產品使用方法等作出的發明,因此方法的使用總是在產品的制造過程中進行的,而要求權利人進入生產現場進行調查,取得被控侵權人實施專利方法的證據幾乎是不可能的。特別是一些產品的制造工藝往往涉及企業的商業機密,企業更是采取慎而又慎的保密措施,想方設法隱匿銷毀自己侵權的證據。即使權利人可以從銷售者那里獲得可能是由專利方法直接獲得的產品,找到了侵權人的下落,但也無法直接推斷被告是使用專利方法制造的該產品,因為從理論上講,實現同一結果的途徑并非只有一條。如果一概要求權利人舉證,對于專利權人是苛刻的,也不利于方法專利權的保護。因此,有必要合理分配方法專利權人的舉證責任,既有利于維護專利權人的利益,減輕專利權人的舉證負擔,也要防止給公眾合法地開展生產經營活動造成妨礙。
  專利法所保護的方法發明,可以是專利產品的制造方法,也可以是國外已有但國內未曾出現產品的制造方法,還可以是國內已知產品的制造方法。一般來講,專利產品及其制造方法屬于同一發明主題,可以在一項申請中同時提出。對于這樣的方法專利,可以推斷他人不使用專利方法是無法制造出專利產品的。如果他人制造了專利產品而否認采用了專利方法,由其舉證證明自己所使用的方法是非常合理的。對于國內未曾出現的產品,即使其在國外是已知的,但由于該產品在國內沒有公開出現過,其制造方法在國內也應當視為是未知的。如果有人在國內制造了相同產品而否認采用了專利方法,由其舉證證明自己所使用的方法不是專利方法也比較合理。但是,如果一項產品是方法專利申請前國內的已知產品,則除了專利方法能夠制造該產品外,一定還存在其他的制造方法。如果該方法與專利方法不同,自然也就不存在專利侵權問題,所以被告無需證明其制造方法與該專利方法不同;如果該方法與專利方法完全相同,那么這種已經存在的制造方法即使不能直接破壞方法專利的新穎性,但至少該制造方法的使用者按照專利法的規定也應當享有先用權。因此,無論是哪一種情況,被告都不會構成對該方法專利的侵權。僅僅因為某人發明了一種新的制造方法,就要求生產已知產品的人在發生糾紛時首先承擔舉證責任,就顯得不夠合理和公平。
  (二)我國在方法專利舉證責任分配上的立法演進
  方法專利舉證責任的立法規定在我國有一個逐步認識和發展的過程。我們認為,基本可以分為三個階段:
  1.嚴格的舉證責任倒置。1984年專利法第60條第2款規定:“在發生侵權糾紛的時候,如果發明專利是一項產品的制造方法,制造同樣產品的單位或者個人應當提供其制造方法的證明。”1992年最高人民法院《關于適用(民事訴訟法)若干問題的意見》第74條規定:“在下列侵權訴訟中,對原告提出的侵權事實,被告否認的,由被告負舉證責任:(1)因產品制造方法發明專利引起的專利侵權訴訟;……”。顯然,此時的規定并不區分新產品和已有產品,對制造方法專利實行嚴格的舉證責任倒置,且被告需要對其產品制造方法承擔完全的舉證責任。
  2.區別的舉證責任倒置。1991年底,TRIPS協議初步達成,其中第34條對方法專利的舉證責任提供了兩套方案供成員國選擇。即至少在下列情況之一中,如無相反證據,則未經專利所有人許可而制造的任何相同產品,均應視為使用該專利方法而獲得:(a)如果使用該專利方法而獲得的產品系新產品;(b)如果該相同產品極似使用該專利方法所制造,而專利所有人經合理努力仍未能確定其確實使用了該專利方法。1992年我國專利法第一次修改時采納了TRIPS協議給出的(a)方案。修改后的專利法第60條第2款規定:“在發生侵權糾紛的時候,如果發明專利是一項新產品的制造方法,制造同樣產品的單位或者個人應當提供其制造方法的證明。”與1984年專利法相比,增加了一個“新”字,表明只有新產品的制造方法才實行舉證責任倒置,從而將已知產品制造方法的舉證責任分配仍劃入“誰主張誰舉證”的范圍之中。
  3.限度的舉證責任倒置。1992年專利法對方法專利舉證責任的修改在實踐中仍有不完善之處。一是僅要求被告提供“其制造方法的證明”,有時不能清楚表明被告實施的方法與專利方法之間的異同,不利于法院和專利管理部門認定是否構成侵權。二是根據TRIPS協議第34條第3款的規定,在引用相反證據時,應顧及被告保護其制造秘密和商業秘密的合法利益。如果不加以限制,會在披露的過程中不可避免地泄露商業秘密。其實,被告只要證明其產品制造方法的個別工藝步驟、化合物的個別組分等,與方法專利的某一必要技術特征不同也不等同,即為完成了舉證責任。要防止權利人利用舉證責任倒置來迫使被告公開其正當的商業秘密和技術秘密。因此,應當將被告提供的證明其產品制造方法的證據限定在必要的范圍內,即以足以證明其產品制造方法與原告的專利方法不同為必要,而不是要求被告提供其產品的全部制造方法。有鑒于此,2001年專利法對此又作了修改,該法第57條第2款規定:“專利侵權糾紛涉及新產品制造方法的發明專利的,制造同樣產品的單位或者個人應當提供其制造方法不同于專利方法的證明;……”。最高人民法院《關于民事訴訟證據的若干規定》第4條第1款第(一)項也規定:“因新產品制造方法發明專利引起的專利侵權訴訟,由制造同樣產品的單位或者個人對其產品制造方法不同于專利方法承擔舉證責任。”
  由于“新產品”是決定方法專利舉證責任倒置的重要條件,而TRIPS協議、專利法和實施細則以及司法解釋均未對“新產品”作進一步規定,因此如何定義“新產品”以及“新產品”的舉證由誰完成的問題在司法實踐中頗有爭議。關于“新產品”的認定,主導意見是以“出現”為標準,即所涉及的產品在專利申請日之前是本國市場上未曾見過的,就可以認為是“新產品”。[1]最高人民法院《關于審理專利侵權糾紛案件若干問題的規定》2003年7月的征求意見稿第117條設計了兩種方案,除了上述“出現”標準,還有“制造”標準,即新產品是指在專利申請日之前未曾在國內制造出的產品。2003年10月提交全國專利審判工作會議的討論稿,則完全采用了“出現”標準。討論稿第63條第一款規定:“專利法第57條第二款所稱新產品,是指在專利申請日之前未曾在國內市場上出現過的產品,該產品與專利申請日之前已有的同類產品相比,在產品的組分、結構或者其質量、性能、功能方面有明顯區別。”筆者認為,將“新產品”解釋為符合專利法規定的新穎性,則無疑把“新產品”等同于專利產品,這樣規定方法專利舉證責任倒置就失去了意義,也會給法院的司法審查增加過重的負擔。“出現”標準相對于“制造”標準更客觀、更公開,便于一方當事人舉證和人民法院認定,因此也更為合理。
  《專利法》第57第2款雖然規定專利侵權案件涉及新產品方法的發明專利實行舉證責任倒置,但并不是說原告不負任何舉證責任。我們認為,原告除了證明自己的權利合法有效外,首先要證明被告生產的產品與自己依照專利方法直接獲得的產品屬于同樣的產品,同時還要說明依據自己的專利所直接獲得的產品是一項新產品。要證明被告生產的涉案產品與按照原告專利方法所直接生產出來的產品屬于“同樣產品”,原告需結合涉案產品的組份、結構或質量、功能、性能等對其是否屬于“同樣產品”予以充分的舉證、說明和解釋。然而,要求原告證明依照專利方法直接獲得的產品在專利申請前國內市場上未曾出現過,則是相當困難的,對于消極的事實狀態,原告也無法證明窮盡。而被告只需舉出一個相反事例,就足以推翻原告的所有證明。因此,在“新產品”的舉證責任問題上,既要堅持原告負擔舉證責任的原則,又要靈活運用事實推定和證明責任轉移的規則解決遇到的難題。即原告對“新產品”的舉證責任僅限于作出充分說明,使法官足以相信依照專利方法直接獲得的產品在國內市場上未曾出現過即可。此時法官可作出原告“新產品”主張成立的初步判斷和推定,并允許和要求被告提供相反證據反駁。被告能夠證明原告產品并非新產品的,則被告產品制造方法的舉證責任仍由原告負擔。被告不能提供相反證據時,則推定事實成立,被告對其產品的制造方法不同于專利方法承擔舉證責任。
  本案原告為在訴訟中爭取有利地位,始終主張依其專利方法直接獲得的還原紅F3B是新產品,并提供了科技行政部門對涉案技術成果所作的鑒定評價報告作為證明依據,被告對鑒定報告關于“還原紅F3B是新產品”的描述不予認可,并提供了1985年化學工業部染料工業科技情報中心站編制的《化工產品手冊》作為相反證據,該公開出版物記載還原紅F3B的生產廠當時就有3家,從而直接破壞了原告證據的證明力,因此原告認為還原紅F3B是新產品的主張,未能得到法院支持。按照舉證責任分配一般原則,原告仍應對其主張的被告制造還原紅F3B的方法落入其專利保護范圍的事實承擔舉證責任。
  (三)非新產品方法專利權的有效保護
  如前所述,非新產品方法專利侵權訴訟適用“誰主張誰舉證”的一般規則,同時被控制造方法的實施又由被告直接控制,使得非新產品方法專利權的保護在實踐中步履維艱。有人建議,在專利法第三次修改時采納TRIPS第34條(b)方案,賦予專利法官更大的自由裁量權,減輕方法專利權人的舉證責任。即“未經專利所有人許可而制造的任何相同產品,如果該相同產品具有相當大的可能是使用該專利方法所制造,而專利所有人經合理努力仍未能確定其確實使用了該專利方法”,則適用舉證責任倒置。[2]
  我們認為,在現行法律框架下,充分有效地運用證據調查制度,可以彌補非新產品方法專利權人舉證能力的不足。在非新產品方法專利侵權訴訟中,法院對原告提出的調查被告制造方法的申請應當首先進行審查,分析原告是否有被告涉嫌侵權的初步證據,如證人證言、被告利用原告專利方法的可能性等,要杜絕僅憑原告沒有根據的猜測采取調查措施的情況發生。調查證據的手段可以是現場勘驗,并視情況要求被告現場演示,對勘驗、演示情況進行記錄、攝影、攝像,也可以要求被告提供反映其生產過程的原始記錄。調查獲取的證據在性質上仍屬于原告證據,原告是否運用該證據由其自己決定。保護商業秘密不應當成為被控侵權人拒絕出示侵權證據的合法理由,被告以制造方法涉及商業秘密為由拒絕調查的,人民法院應當堅持上述態度并采取必要措施避免商業秘密不必要披露。如可以調取不涉及商業秘密且與專利方法對應的工藝步驟,限制接觸被告商業秘密的人員,對參與庭審的當事人作出保密要求等。被告無正當理由拒絕或阻擾法院調查的,在原告現有證據能夠形成優勢的情況下,也可以推定被告使用了專利法方法。當然,如原告證據不能形成優勢,則仍應由原告承擔舉證不能的后果。在涉及非新產品的方法專利侵權訴訟中,正確適用事實推定法則和證據調查制度,可以依法強化權利人的舉證能力,避免使訴訟陷入僵局,在維護專利權人利益和社會公共利益之間實現平衡。
  本案原告雖然能夠證明被告生產了還原紅F3B,但在還原紅F3B不是新產品的情況下,原告仍須承擔證明被告實施了專利方法的舉證責任。鑒于原告職工曾跳槽到被告單位工作等事實,法院采納了原告證據調查的申請,被告雖然沒有按照法院要求提供生產記錄,但其提供的常熟市染料化工二廠生產還原紅F3B的操作規程記載的工藝步驟與原告的專利方法相同,差別主要是溫度、濃度、酸度、加料的時間等。由于被告對其不能提供原始生產操作記錄無法作出合理的解釋,被告的管理人員在接受法院調查時又承認其持有生產還原紅F3B的生產操作記錄,被告無正當理由拒絕提交生產操作記錄的行為構成了舉證妨礙。
  根據最高人民法院《關于民事訴訟證據的若干規定》第75條規定:“有證據證明一方當事人持有證據無正當理由拒不提供,如果對方當事人主張該證據的內容不利于證據持有人,可以推定該主張成立。”據此,推定被告使用了原告的專利方法。當然,妨礙舉證的推定是一種可以反駁的法律推定。[3]法官在運用該推定規則時應組織原被告就推定依據的基礎事實及其與待證事實之間的聯系進行質證,并向持有證據的被告進行釋明。如果被告提交的證據足以證明其實際使用的生產方法與原告的專利方法不同,該推定就不能成立。
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