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新專利法及其實施細則對發明和實用新型專利申請重復授權審查的影響
時間:2015年02月10日信息來源:本站原創點擊:
    第三次修改的《中華人民共和國專利法》(“新專利法”)(1)已于2009年10月1日施行,而第二次修改的《中華人民共和國專利法實施細則》(“新細則”)(2)和修訂后的《專利審查指南》(3)卻于2010年2月1日實施。同時,國家知識產權局分別于2009年9月29日和2010年1月21日頒布了《施行修改后的專利法的過渡辦法》(“《專利法過渡辦法》”)(4)及《施行修改后的專利法實施細則的過渡辦法》(“《細則過渡辦法》”)(5)(統稱“過渡辦法”)。鑒于新專利法和新細則施行的時間不同,盡管有相應的過渡辦法指引,但代理人和申請人仍然對不同時間提交的申請及專利的審查,特別是對于發明和實用新型申請重復授權的審查所適用的法律以及審查結果不確定。本文在對兩個過渡辦法進行解讀,并對新專利法和新細則施行前后的專利申請及專利所適用的法律進行說明的基礎上,通過案例分析,進一步闡明修改后的專利法及其實施細則對發明和實用新型專利申請重復授權審查的影響。

  一、解讀《施行修改后的專利法的過渡辦法》和《施行修改后的專利法實施細則的過渡辦法》

  《專利法過渡辦法》第二條(6)和《細則過渡辦法》第二條(7)規定了新專利法和新細則的過渡原則。修改前的專利法( “舊專利法”) (8)的規定適用于申請日在2009年10月1日前(不含該日,下同)的專利申請以及根據該專利申請授予的專利權( “舊案”),新專利法中修改的內容適用于申請日在2009年10月1日后(含該日,下同)的專利申請及專利( “新案”),《專利法過渡辦法》中另有規定的,根據具體規定進行法律適用;新專利法中未修改或修改不涉及實質內容改變的內容適用于所有專利申請及專利。修改前的專利法實施細則( “舊細則”) (9)的規定適用于申請日在2010年2月1日前(不含該日,下同)的專利申請以及根據該專利申請授予的專利權,新細則中修改的內容適用于申請日在2010年2月1日后(含該日,下同)的專利申請及專利,《細則過渡辦法》中另有規定的,根據具體規定進行法律適用;新細則中未修改或修改不涉及實質內容改變的內容適用于所有專利申請及專利。

  上述兩個過渡原則中“修改的內容”是指導致實質內容改變的修改,僅條款序號改變、文字措辭進行了調整、或內容從細則條款上升為法條款,但修改不涉及實質內容改變的,不屬于“修改的內容”。

  為便于理解,現將不同申請日的專利申請及專利針對不同的情形應適用的法律歸納如下:(圖略)

  二、關于發明與實用新型申請重復授權的審查

  1、審查標準的修改

  (1) 原審查標準

  舊細則第13條第1款規定:“同樣的發明創造只能被授予一項專利。”

  根據修改前的《專利審查指南》(17)第二部分第三章6.2.2(18)規定,申請人選擇放棄已經授予的實用新型專利權的,該實用新型專利權自申請日起予以放棄。

  (2) 新審查標準

  根據新專利法第9條第1款的規定,新專利法允許同一申請人對同樣的發明創造既申請實用新型專利,又申請發明專利,但必須同日提出,且授予發明專利權的條件之一是實用新型同日提交且先獲得的實用新型專利權尚未終止。如果先獲得的實用新型專利權已經終止,則該發明專利申請將不能被授權,因為已終止的同樣的發明創造已經進入公有領域。上述條款規定了不能重復授權的原則。禁止對同樣的發明創造授予多項專利權,是為了防止權利之間存在沖突。

  根據修改后的《專利審查指南》第二部分第三章6.2.2(19)規定,申請人選擇放棄已經授予的實用新型專利權的,該實用新型專利權自公告授予發明專利權之日起終止。

  為嚴格執行專利法關于“一發明一專利”的規定,國家知識產權局制定了《同日申請發明專利和實用新型專利的聲明》表格(聲明表格),規定:2009年10月1日以后(含該日),同一申請人同日對同樣的發明創造既申請實用新型專利又申請發明專利的,應當按要求填寫兩份對應的聲明表格,分別說明對同樣的發明創造已申請了另一專利。當實用新型專利申請獲得專利授權后,國家知識產權局將在專利公報中予以公告,并一并公告上述聲明。國家知識產權局試圖在程序上,從專利申請到授權, 進一步保證避免重復授權。

  如果上述發明專利申請為PCT國際申請時,提交的上述聲明無效。

  2、前后審查標準的區別

  (1) 新審查標準規定,對于不同日的申請,依據新穎性的要求進行審查。

  (2) 除了新專利法第9條第1款所規定的情形外,新的審查標準中不允許申請人通過放棄已有專利權的方式避免重復授權。

  三、案例分析

  1、對于同樣的發明創造,如果同一申請人在2009年10月1日之前或之后遞交了一個實用新型專利申請,同日還提交了一個PCT國際申請,如果該PCT國際申請又于2009年10月1日之后進入中國國家階段,前面的實用新型專利是否對后面的發明專利申請構成障礙?

  (1)如果兩個專利申請都于2009年10月1日前遞交,則適用舊專利法。申請人可以選擇放棄之一,另一個授權。或者,在PCT國際申請進入中國時,申請人主動提出放棄實用新型專利聲明。因此,前面的實用新型專利對后面的發明申請不構成障礙。

  (2)如果兩個申請都于2009年10月1日后遞交,則適用新專利法。

  a、如果實用新型專利申請已被授權,該PCT國際申請進入中國國家階段后可能經修改后被授權、或因對于審查員要求修改的審查意見不答復而被視撤,或因申請人修改后的申請文件仍不符合要求而被駁回。也就是說,新專利法中不允許申請人通過放棄已有專利權的方式避免重復授權。因此,前面的實用新型專利可能對后面的發明申請構成障礙。

  b、如果實用新型申請尚未授權,審查員將分別通知申請人進行選擇或修改。因此,前面的實用新型對后面的發明未構成障礙。

  2、對于同一申請人同樣的發明創造,如果實用新型專利申請與PCT國際申請不是同日提交,也沒有要求其相同的在先申請的優先權,結果又會如何?

  (1)如果PCT國際申請的申請日在先、實用新型專利申請的申請日在后,但未要求在先的PCT國際申請的優先權時:

  兩個申請無論在2009年10月1日前提交還是在2009年10月1日后提交,該發明專利申請在申請日在后的實用新型專利申請已被授權的情況下,仍會被授權。但重復授權問題有待于后續程序解決,例如:可通過無效程序解決。

  (2)如果實用新型專利申請的申請日在先、PCT國際申請的申請日在后,但未要求在先的實用新型專利申請的優先權時:

  a、如果兩個申請都于2009年10月1日前提交,則適用舊專利法。申請人可以選擇放棄之一,另一個授權。

  b、如果兩個申請都于2009年10月1日后提交,則適用新專利法。審查員將依據新穎性的要求進行審查。因此,實用新型專利申請被授予專利權,而PCT國際申請進入中國國家階段后的發明申請被駁回。

  綜上所述,對于申請日在2009年10月1日前后以及申請日在2010年2月1日前后的專利申請及專利,由于所適用的法律不同,對于發明與實用新型專利申請重復授權的審查結果也大相徑庭。新的審查標準中不允許申請人通過放棄已有專利權的方式避免重復授權。因此,實施修改后的專利法及其實施細則對發明與實用新型專利申請重復授權的審查具有重大影響。
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